Aula 10 – Direito Empresarial – Societário – 27.03.13

Nesta aula foram abordados os assuntos: Patentes e invenções, Modelos de utilidade e Desenho industrial. Com estes três conteúdos encerra-se a primeira parte desta matéria, denominada (conforme programa) de Teoria Geral do Direito Empresarial.

Ao final da aula o professor informou quais serão os possíveis conteúdos a serem cobrados na prova. Informou ainda que no dia 10.04.13, em razão de compromissos fora de Brasília (lançamento de livro em São Paulo) não ministrará aula, sendo que a turma estará dispensada.

I – Patentes e invenções

Noções

Trata-se de um bem incorpóreo, ligado a propriedades industriais.

O empresário tem duas opções com relação a patentes e invenções: guardar para si o seu ‘segredo industrial’ ou buscar uma proteção estatal.

A Coca-Cola, por exemplo, optou por guardar, de forma privada, a sua invenção (‘fórmula’), bem como a John Walker. (trata-se de uma decisão arriscada). A vantagem desta estratégia é que se torna atemporal, o que não ocorreria com a guarda estatal, pois nesta há o quesito de tempo máximo de proteção.

Requisitos

A lei nº 9.279/96, em seu artigo 8º traz 3 requisitos para que seja aceito o registro de uma patente no Brasil.

Ricardo Negrão traz um 4º requisito (que todo mundo reconhece, mas não consta na legislação).

Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

1º – Novidade: Somente algo que seja novo. (Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica).

2º – Atividade inventiva: É o esforço intelectual. Uma invenção humana. Não pode ser patentes de seres vivos, a não ser geneticamente modificados.

3º – Aplicação industrial: Deve ter aplicação econômica e não artística (para este último deve ser adotado o que reza a lei nº 9.610/98, que trata de direitos autorais).

4º – Licitude (requisito doutrinário – Ricardo Negrão): Não podem incorrer nas proibições constante do art. 10 e nem nas exclusões constante do art. 18 da lei nº 9.279/96.

Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

I – descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;

II – concepções puramente abstratas;

III – esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;

IV – as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;

V – programas de computador em si;

VI – apresentação de informações;

VII – regras de jogo;

VIII – técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e

IX – o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

Art. 18. Não são patenteáveis:

I – o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;

II – as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e

III – o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade – novidade, atividade inventiva e aplicação industrial – previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

Registro

O registro deve ser feito junto ao INPI e deve ter elementos suficientes para que qualquer pessoa ao ler as instruções possa entender do que se trata e consiga reproduzir o invento.

Como regra geral o detentor da patente é aquele que faz o registro primeiro.

Art. 7º Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação.

Parágrafo único. A retirada de depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.

A exceção a esta regra é (conforme consta nos artigos 16 e 17 da lei de propriedade industrial) quando uma patente é registrada em qualquer um dos países que assinaram a convenção de Paris (atualmente são 153) esta possui prioridade com relação ao registro, por 12 meses. Ou seja, caso uma patente seja registrada no Brasil, de forma pioneira, esta terá prioridade de registro nos demais 152 países por 12 meses, mesmo que neste período alguém venha a registrar o mesmo produto em qualquer um dos países signatários.

Vigência

A propriedade é temporária, conforme artigo 40 da lei de propriedade industrial.

Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

Ou seja, a patente vale por 20 anos do pedido (depósito) ou 10 anos da concessão. Sendo considerado o que ocorrer por último.

Em se tratando de remédios, criou-se no Brasil um caso sui generis, pois antes da lei de propriedade industrial, que entrou em vigor em 1996, não se aceitava o registro de patentes de remédios, entretanto, com a regulamentação (em seu artigo 230), obviamente não se considerou a questão da novidade, uma vez que os respectivos remédios já estavam em uso. Deste modo surgiu a figura das patentes pipelines (que são patentes retroativas e válidas por 10 anos, contados a partir do primeiro depósito no exterior).

Art. 230. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.

§ 1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei, e deverá indicar a data do primeiro depósito no exterior.

§ 2º O pedido de patente depositado com base neste artigo será automaticamente publicado, sendo facultado a qualquer interessado manifestar-se, no prazo de 90 (noventa) dias, quanto ao atendimento do disposto no caput deste artigo.

§ 3º Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez atendidas as condições estabelecidas neste artigo e comprovada a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a patente no Brasil, tal como concedida no país de origem.

§ 4º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único.

§ 5º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento.

§ 6º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, ao pedido depositado e à patente concedida com base neste artigo.

Consta, inclusive, no STF, a ADIN 4234, cujo parecer foi elaborado por Canotilho (ao custo de 2 milhões de euros), que contesta a validade destas patentes ‘tupiniquins’.

Cessão

Trata-se da venda da patente para outrem. É muito comum.

Licença de uso

No caso da licença de uso, o proprietário original (aquele que fez o depósito) continua sendo o dono da patente, mas permite, mediante pagamento de royalties, que outro utilize a sua patente. Existem duas modalidades de licença, sendo a voluntária e a compulsória.

Voluntária

O dono escolhe quem vai usar e define o valor dos royalties. Ex.: Sistema de amortecimentos dos tênis da Nike, Reebook e Adidas.

Compulsória

Erroneamente a imprensa denomina esta modalidade como ‘quebra de patente’. Na verdade trata-se de um procedimento imposto pelo INPI, onde o detentor da patente não decide nada. Quem vai definir os valores de royalties é o próprio INPI.

Este procedimento é regrado através dos artigos 68 ao 74 da lei nº 9.279/96.

Segundo a legislação existem 4 casos de licenças compulsórias:

1 – Abuso de poder econômico: Decretado pelo CADE ou pelo Poder Judiciário. Ocorre quando o detentor da patente aumenta arbitrariamente os seus lucros. Este tipo de licença compulsória ainda não ocorreu no Brasil.

2 – Falta de exploração integral no país: Ocorre a pedido do INPI e somente pode ser decretada após 3 anos da concessão. Caso o invento não seja economicamente viável, não cabe a licença compulsória por este requisito.

3 – Prejuízo a uma patente dependente: Ocorre quando uma patente depende de outra para se desenvolver, ou seja, quando há uma relação de dependência entre patentes.

4 – Emergência nacional ou interesse público (critério mais importante): Ocorre quando se verifica que a licença compulsória está associada a uma emergência nacional (principalmente no caso de doenças) e ao interesse público. O ato que oficializa esta licença compulsória é um decreto específico do Presidente da República.

Extinção

A extinção de patentes se assemelha muito com a extinção das marcas. Está regulada através do artigo 78 da lei de propriedade industrial.

Art. 78. A patente extingue-se:

I – pela expiração do prazo de vigência;

No caso das patentes não há prorrogação.

II – pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;

Quando o dono abre mão de sua patente, não podendo com isso prejudicar terceiros.

III – pela caducidade;

Ocorre se ficar 5 anos sem usar a patente e pode ser solicitada de ofício ou a requerimento. Somente após 2 anos da licença compulsória por falta de exploração integral.

IV – pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos previstos no § 2º do art. 84 e no art. 87; e

Esta anuidade varia entre R$175,00 a R$2.000,00 dependendo do produto. Este caso não é muito comum.

V – pela inobservância do disposto no art. 217.

Trata-se da falta de procurador constituído no país.

Parágrafo único. Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público.

II – Modelos de utilidade

Trata-se de um aperfeiçoamento ou melhoria de uma invenção. Exemplo: Substituição do disco do telefone para o teclado, vibração no próprio aparelho de celular ao invés de estar na bateria (vibracall).

Está regulado nos artigos 9º e 40 da lei de propriedade industrial. Apresentam as mesmas regras das patentes, exceto quanto ao prazo (que é de 15 anos do pedido ou 7 anos da concessão, o que ocorrer por último).

Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

III – Desenho industrial

Segundo Ulhôa, ‘desenho industrial é uma futilidade’.

É uma invenção de forma e não de conteúdo.

Está conceituado no artigo 95 da lei de propriedade industrial.

Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

Exemplo: móveis, versões de carros…

Possui um prazo diferenciado com relação as patentes e aos modelos industriais. Possui prazo de 10 anos, a partir da concessão, admitindo-se 3 prorrogações de 5 anos cada (prazo total de 25 anos).

Excetuando o prazo e o fato de não se extinguir por caducidade, possui as mesmas regras de patentes e os modelos industriais.

Frases proferidas: ‘Juntamente com o nome empresarial e a marcas, as patentes, os modelos e desenhos industriais compõem o que chamamos de bens incorpóreos (ligados a propriedades industriais)’, ‘Houve um caso onde um sujeito pediu, no Brasil, o registro da patente de um aparelho de tortura, o que foi negado pelo INPI (com base no art. 18, I da lei 9.279/96). Este mesmo aparelho teve a patente deferida nos Estados Unidos’, ‘O prazo médio de concessão de uma patente no Brasil é de 9 anos’, ‘A primeira licença compulsória de patentes teve parecer elaborado pelo professor do UniCEUB, Marcelo Varella’, ‘A Índia e a África do Sul adotam o mesmo sistema de direito autoral do Brasil’.